崔春花、毕明涵/文

近年来，随着中国经济日益繁荣和对外贸易的不断发展，众多外国企业和其他外国市场主体进入中国市场进行商业活动。外国企业一直对其在中国的知识产权保护给予极大的关切，而中国也一直在强调为外国及外资企业等涉外主体提供良好投资环境和服务，尤其强调给予外国企业与国内企业同等的知识产权保护。然而，由于中外知识产权法律制度的显著差异以及目前国内知识产权立法司法实践的具体情况等综合因素的影响，涉外主体在华进行知识产权维权仍然面临很多问题和阻碍，其中比较显著的问题仍是商标恶意抢注和商标侵权泛滥。

本文旨在结合笔者相关法律实践，通过对上述问题进行分析探讨，以期能对涉外主体中国商标维权相关问题的解决有所促进和帮助。

第一部分 涉外主体在华商标维权困境

随着外国企业在中国市场上的不断扩大，商标维权问题也越来越受到关注。外国企业在中国市场上的商标维权问题主要表现为商标恶意抢注和商标侵权泛滥等两个方面。因此，本文将主要从以下两方面论述：

一、商标恶意抢注

（一）因未注册商标或商标被恶意抢注，缺乏维权权利基础

在中国，通常情况下，商标权的确立和保护都以商标注册为原则。除构成驰名商标等极少数情况以外，相关主体一般只有在中国国内享有注册商标的情况下，才能在中国行使其商标专用权，阻止第三方在相同/类似的商品和服务上使用相同/近似的商标，且前述商标专用权的行使范围一般都以商标注册的商品或服务为限。

由于中外商标制度的差异，部分国家如美国采用以使用为确权权利基础的制度，部分涉外主体对于在中国国内进行商标注册确权等相对不够积极，意识不够。部分外国企业虽然在国外享有注册商标，但不了解商标注册具有地域性，在国外有商标注册不等于在中国有商标权。因此，部分外国企业在其产品进入中国市场之前乃至在中国运营一段时间其商标具有一定知名度之后都未及时在中国申请注册商标。因此，这些企业在面临侵权时缺乏维权的权利基础，无法有效维权。但也有部分外国公司在中国国内已经注册了一些商标，但其注册商标的形式和保护的类别和商品/服务范围可能不够宽泛，无法涵盖其在实际经营中涉及的商品/服务范围。部分国内的主体利用外国相关主体对中国商标注册制度的不了解和未来得及注册商标或者外国主体对其注册的商标保护不力等漏洞，对外国主体的商标进行抢注，或者直接复制、模仿他人商标，在一定区域内进行集团化、规模化地侵权。更有甚者，抢注人还利用其抢注的商标向外国主体发送侵权警告函、提起诉讼、申请海关扣留货物、行政投诉乃至进行刑事举报，使得在国内运营多年的并享有盛誉的知名外国品牌在中国的运营面临困难，只能改换商标经营，甚至考虑退出中国市场，影响极为恶劣。

（二）涉外主体制止商标恶意抢注的程序复杂，难度较大

虽然目前的国内商标审查和审理程序赋予了在先权利人基于商标在先使用或者其他在先权利对恶意抢注商标进行异议、无效宣告等的权利，并使其可以通过申请程序获得属于自身的商标权，但这些程序往往都需要在先权利人收集大量的商标使用证据或者其他证明其在先权利的证据，由于跨境交易和运营中的多次流转和分散，外国的在先权利人在商标使用过程中很难及时收集、整理这些证据，从而可能导致维权失败。

另外，商标行政案件如异议、无效或自身商标因抢注被驳回之后的驳回复审只是商标的行政程序。在行政程序之后如果相关权利人对结果不服，还可以进入行政诉讼程序。行政诉讼程序中对于外国主体提交的身份证明文件和证据形式等都有比较严格的要求。如外国主体的身份证明文件，应当经所在国公证机关公证，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续并需要提供经法院指定的翻译公司盖章的正式翻译。由于涉外商标行政诉讼大都时限紧迫，涉诉外国主体常常无法在短期内提供公证认证文件。虽然法院通常会给予行政诉讼中涉外主体3个月的公证认证补正期限，但由于不同国家官方机构工作流程的差异，很多外国企业在3个月内完成身份证明文件的公证和认证仍有困难，因未在期限内提交公证认证手续而导致案件“作废”的情况时有发生，这不仅挫伤了外国主体维权的积极性，更是助长了侵权人的嚣张气焰。而法院对于部分域外证据也要求公证认证及翻译。因此，有时权利人明明有权利，但因无法及时提供符合证据形式要求的证据而导致其证据不被法院认可，从而导致维权失败。笔者就曾代理过类似相关案件，前期程序中，因权利人的域外证据未经公证认证，该证据的真实性不予认可从而导致前期维权失败。但所幸在后期程序中，权利人及时补充了相关证据的公证认证件及翻译，最终被法院认可获得胜诉判决。《关于取消要求外国公文书认证的公约》（简称“《海牙公约》”）在中国的生效可能会对这种情况有所改善。2023年11月7日《海牙公约》在中国生效，此后，海牙公约成员国之间的文件流转不需要再经过使领馆认证，文书经本国公证后由主管机关加贴附加证明书，即可在成员国之间流转。但仍有部分国家未加入海牙公约，这部分国家的主体在中国的诉讼文件仍然需要根据要求进行公证认证。

由于商标注册申请审查、商标驳回复审、商标异议、无效以及商标行政诉讼等是各自相对独立的程序。有的恶意抢注人利用这一点，即使在权利人已经在某程序中对其采取异议、无效等相关行动的情况下，又通过重复申请、变换形式或者相关类别及商品或服务，申请侵害权利人在先权益的商标，并通过多种程序拖延权利人的相关申请程序，阻碍权利人的商标注册。这都增加了外国权利人的维权成本，使得其疲于应对，产生“野火烧不尽，春风吹又生”的无力之感。

另外，在行政程序中，权利人经过以上程序，费时费力，维权成本很高。但抢注者只需要付出很低的商标注册费用。由于行政程序中并未设计对于权利人进行赔偿的环节，权利人在行政程序中基本得不到赔偿。

二、商标侵权

总体而言，目前在我国涉外商标侵权相关的维权手续复杂，周期较长，权利人需要支付的费用较高。但根据目前法院的普遍侵权判例来看，我国国内的商标侵权赔偿额普遍较低，常常不足以支付维权成本，更不用说弥补权利人的损失。因此，权利人在打击商标侵权假冒方面面临心有余而力不足的困境。

（一）针对商标侵权的维权程序复杂

在国内，针对商标侵权的维权可以采取行政、民事、刑事等多种方式。行政程序和刑事程序都有比较严格的适用门槛，对于不符合条件的案件相关机关可能不予受理。但即使符合相关条件，由于技术和人员等问题的限制以及不排除保护地方经济因素的影响，很多地方市场监督管理部门在处理商标侵权案件上存在“畏难”情绪。

因此，由于行政和刑事途径的种种限制，权利人进行商标维权更多的是通过向法院提起侵害商标权诉讼的方式。而民事诉讼有着严格的程序、文件和证据要求。提交民事诉讼需严格按照民事诉讼法及相关法律法规的规定程序，从确定管辖、诉讼时效、立案、受理和开庭、审判乃至执行等都遵循严格的程序。诉讼的原告需要提交全部的文件、证据材料还需自行取证、调查、申请财产保全和证据保全等。涉外民事诉讼与行政诉讼一样，要满足主体资格证明文件公证认证及翻译。根据民事诉讼的规则，谁主张，谁举证。法院为中立的机构，除非必要，一般不会为权利人调查取证。且对于涉外案件，法院对于域外证据的形式也有较为严格的要求。为了达到诉讼和证明目的，证据材料需要符合一些特定的要求，比如商标知名度相关的证据。笔者代理的某涉外知名企业的驰名商标侵权案件中，证据材料就已经达到近万页，其中大量内容为外文，经过公证认证及翻译，证据极为复杂，收集整理证据工作量极大。

此外，民事诉讼周期较长，立案困难。通常情况下，双方均为国内当事人的案件一审审限为六个月，特殊情况延长六个月，二审三个月，特殊情况再延长。而如果案件一方为国外当事人，则案件没有明确审限，有时案件从立案到审判超过一年也属正常。而考虑到当前法院立案周期本身也较长，容易导致案件久拖不决。笔者代理的多件涉外案件的诉讼周期都超过了一年，部分案件仅仅立案阶段都因为各种原因持续了近一年，涉外权利人在等待中可谓心力交瘁。

目前我国互联网经济崛起同步的是网络及电商平台等的侵权泛滥，权利人维权常常要如打地鼠一般应对此起彼伏的侵权行为，费时费力。受经济利益驱使，部分侵权行为人虽然在实际侵权过程中形成了“以某地为中心，向四周发散”的集体化、规模化侵权网络，但在实际立案追诉的过程中，这些侵权主体在法律上又各自独立，使得外国权利人的商标维权陷入了分散打击费时费力、集中打击维权取证难度增大的窘境。在国内，批量案件立案难似乎成为大家心照不宣的事实。部分地方，立批量案件还需要提前和法院申请报备，否则，立案则是遥遥无期。

（二）针对商标侵权的成本极高，赔偿额较低

如前所述，外国主体打击侵权假冒行为可能需要耗费大量时间、资源和精力。且前期的律师费、调查取证、申请财产保全和证据保全等费用都需要先自行承担，向法院缴纳的诉讼费也是按照要求的侵权损害赔偿额计算，需要由权利人预付，成本极高。

由于行政和刑事相关程序中都没有明确的对于权利人进行赔偿的条款，只能由权利人与侵权人协商，由相关部门主持调解。因此，权利人通过行政和刑事手段维权最终可能得不到侵权人的任何损害赔偿，仍需要通过司法程序解决。

民事程序中，虽然胜诉的外国主体可以获得损害赔偿，但根据目前的法院的普遍侵权判例来看，法院针对商标侵权的损害赔偿额普遍较低。且由于网络侵权主体大多为个人或者个体工商户，法院等相关机构认为其相对弱势，对于其存在同情，加之考虑到维护地方经济稳定等因素，往往倾向于以较低赔偿结案。

第二部分 涉外主体商标维权困境之对策

一、 针对恶意抢注及自身权利基础不足

（一）鉴于中国商标制度以注册制为原则，且按注册样式和类别/商品进行保护。如果自身权利基础不足，很难进行维权。因此，外国主体应尽量于拟在中国使用相关商标之前就尽早在尽可能宽的范围内进行注册申请，以便全面保护其商品。最稳妥的方案是在使用之前就已经获得全面的商标注册保护。在注册后，权利人也需要及时管理商标注册的续展、维护、变更等事项，避免因维护不当导致权利丧失。

（二）同样根据中国商标法的注册制的原则，若在商标维权中主张的侵权标识同样是注册商标，通常需要行政程序前置，即需要先对该侵权商标提起无效宣告并确认商标无效以后才能继续维权。在国内，商标无效宣告审理通常需要一年左右，这在很大程度上不利于商标真实权利人的维权。因此，如果有明显的在先商标或恶意抢注情况，则应考虑及时采取措施，包括委托专业律师或代理人处理相关案件，通过无效宣告或者异议等程序进行清除。在程序方面，必要时，除前述的在国家知识产权局进行无效宣告或异议等行政程序以外，如行政程序不成功，还可以考虑在法院提起行政诉讼，一审、法院二审、再审等所有程序，以最终实现清除恶意抢注及维权的权利障碍的目的。

（三）除此之外，商标注册之后，权利人应注意商标规范使用和证据的留存。鉴于商标存在撤销三年不使用注册商标的程序，连续三年不使用的注册商标可能被撤销，企业应注意及时使用商标，其商标标识使用过程中应注意日常使用的规范性。同时，鉴于权利商标本身的知名度和影响力对于在无效案件中通常可以作为权利基础，在侵权案件中证明权利人的损失等也具有比较重要的影响，而相关无效或诉讼等程序中对于证据的要求也通常较高。因此，权利人在商标确权或维权案件中提交国知局或法院认可的证据至关重要。这就要求商标权利人建立完善的内部资料留存制度，与商标相关的销售证据及媒体宣传材料等使用证据都应妥善留存，尤其某些电子证据在一段时间后容易被删除、修改、覆盖的，更应妥善备份或者及时固定，以便在商标撤销、无效或维权程序中使用。

（四）相关案例

笔者崔春花律师及团队（简称“笔者”）就代理过多起相关外国权利人商标被恶意抢注并被侵权的案件。其中，在“中韩东亚”商标纠纷案件中，“东亚”铅笔为韩国知名的文具品牌，曾经获得韩国政府颁发的多项荣誉，其名称和产品在中国国内亦有较高知名度。其商标被中国某主体增加了代表“中国”和“韩国”简称的“中韩”合并为“中韩东亚”并抢注，并使用在文具相关产品上，损害了权利人包括商标和商号在内的在先权利，并给相关公众造成不良影响。幸运的是，经过无效宣告和行政诉讼，最终该抢注的商标被无效宣告，避免了权利人的进一步损失。

二、 针对商标侵权的维权方案

（一）在发现商标被侵权之前，需要增强预防与监测意识。因为商标侵权维权介入的时间节点非常重要，介入得越早，可采取的行动就越多。如果权利人在侵权人已经在一定区域内小有名气且具有一定规模后再去维权，此时侵权人可能抗辩相关公众已经将相关商标与侵权人自身的商品建立了唯一对应联系，不会造成混淆，从而增加权利人的维权难度。因此，权利人需树立商标权利意识，注重预防和监控，利用大数据等高科技手段对侵权行为进行全网监控，通过聘请专业的服务机构构建严密的市场调查网络，实现线上线下一站式、全国各地联动式的侵权预防监控体系，将一切可能的侵权行为在萌芽之初就将其消灭。

（二）企业遇到商标侵权纠纷时，建议充分评估，制定完备的维权策略，善用我国商标的行政、民事、刑事保护制度，以及电商平台、海关等多元纠纷解决机制，妥善解决纠纷，维护其正当权益。针对商标侵权可以灵活采取行政、民事、刑事等多种方式综合打击侵权。

根据我国《商标法》、《刑法》、《电子商务法》、《民法典》、《知识产权海关保护条例》等相关法律法规的规定，商标注册人认为其商标权受到侵害时，可以选择以下行政、民事、刑事等多种方式维权。笔者根据自身经验总结，认为采用各种方式各有其优缺点，相关权利方可以根据其案件的实际情况参考并选择适用的维权方式。具体如下：

1、向有管辖权的法院提起民事诉讼

总体而言，民事诉讼适用范围广、法院判决/裁定可支持的范围宽、具有获得赔偿的可能性，是比较理想的也是最终的解决问题的方案；但是也由于其举证责任较重、费用高、周期长，对于一些基于解决问题、经济能力不强、证据不充足的当事人来说，也可以考虑先尝试其他方案或者在提交诉讼同时辅以其他方案。

2、向当地商标行政主管机关（市场监督管理机关）投诉

向商标行政管理部门投诉适合以下情况：

·权利义务明确的案件，尤其是假冒案件，当事人希望快速解决的；

·权利人自行到侵权人处取证确有困难的；

·权利人对于赔偿金额要求不高或者希望另行起诉的。

3、向公安局报案及寻求刑事司法协助

适合以下情况：

·符合刑法标准的金额较大的假冒注册商标案件；

·权利人主要希望对制止侵权有较强震慑效果的；

·权利人对于赔偿金额不做要求或者希望另行通过提起民事起诉的方式获得赔偿的。

4、委托律师向对方发出侵权警告函，要求停止侵权

适合以下情况：

·侵权行为较轻，有可能通过发函制止的；

·权利人对于赔偿金额不做要求或者希望另行通过提起民事起诉的方式获得赔偿的；

·权利人希望穷尽多种方式尽快阻止侵权的。

5、通过向电商平台投诉的方式阻止侵权

适合以下情况：

·侵权行为较轻且仅限于某个电商平台，有可能通过投诉制止的；

·权利人对于赔偿金额不做要求，只希望尽快在平台范围内制止侵权的；

·侵权事实清楚明显（尤其是假冒情形），且权利人权利无争议的。

6、请求海关在进出口环节进行查处或暂扣货物

适合以下情况：

·侵权货物涉及进出口，有可能通过海关保护制止的；

·权利人对于赔偿金额不做要求，只希望能够阻止货物进出口的；或权利人在申请海关采取海关查扣之后仍然希望进行诉讼程序的；

·侵权事实清楚明显（尤其是假冒情形）。

（三）同时，考虑到商标侵权往往同时伴随着专利侵权、著作权侵权、不正当竞争等行为，在实体法律方面，对《商标法》、《专利法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》、《民法典》等相关法律的熟悉与灵活运用，采用组合方式维权，可以极大地为权利人的维权行动赋能。

（四）相关案例

比如，笔者代理的某外国企业的侵害商标权纠纷及不正当竞争纠纷案件中，笔者就建议客户可在取证并固定证据后采取向电商平台投诉、发送侵权警告函、民事诉讼、行政投诉等多种手段阻止侵权并挽回损失。另外，由于该侵权行为大量发生在各大电商平台，笔者就建议客户在取证时充分利用该优势，及时就相关内容进行调查取证，实现了通过平台既有的材料，即可快速达到确认侵权人主体、确认侵权行为具体方式和证明侵权数量和销售额等多重目的。同时，结合案件情况，该客户采取了以上多种维权方式相结合的方式，即实现了快速制止侵权，也保留了后续通过民事诉讼取得赔偿的权利，取得了良好的制止侵权和弥补损失的效果。

笔者代理的另一起某科技公司的知识产权侵权案，经初步收集证据与估算，涉案侵权数额巨大，远远超过了刑事立案的标准。因此，笔者建议权利人通过刑民交叉的综合途径解决该纠纷。在权利人不懈努力之下，该案在辗转多部门后最终被相关部门刑事立案并处理。相关侵权主体在收到公安的通知后立即停止了侵权行为。该刑事立案对侵权起到良好的震慑效果，而针对该主体的民事诉讼则同样可以起到挽回权利人损失的作用。

综上所述，虽然涉外主体在华商标维权面临着诸多问题，但也有一些可行的对策可以采取。通过增加对中国商标法律法规的了解，以及加强内部管理和提高知识产权保护意识，涉外主体可以更好地应对在中国的商标维权的挑战。以上为笔者在从事涉外知识产权争议解决实务过程中对所遇到的问题的一些思考，希望能对涉外主体在中国的知识产权保护有所帮助。

作者简介

崔春花律师，北京德和衡律师事务所合伙人，数字经济与人工智能业务中心副总监，北京市朝阳区律师协会文化与传媒业务研究会委员，北京市律协涉外人才，强国知识产权“受认可律师”（2019），中南财经政法大学法律硕士项目合作导师，北京多元调解发展促进会调解员，《商法》2023 年度卓越律所大奖竞争及反垄断、传媒娱乐及体育方面德和衡主要贡献业绩的律师之一，“2023-ALB China 知识产权业务排名”榜单德和衡知识产权团队主要贡献业绩的律师之一。主要业务领域为知识产权、数字经济、娱乐法、跨境合规、争议解决等。

毕明涵，北京德和衡律师事务所律师助理。专业领域：知识产权、数字经济、娱乐法、跨境合规、争议解决等。